Как не раз отмечалось в специализированное литературе, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности (в т. ч. на товарный знак) представляет своего рода монополию правообладателя, выражающуюся в его праве запрещать или разрешать третьим лицам использовать принадлежащий ему результат интеллектуальной деятельности. При этом для некоторых объектов предусмотрены специальные правила, ограничивающие такую монополию. Так, для правообладателей товарных знаков законодатель установил обязанность использовать товарный знак под риском прекращения его правовой охраны по заявлению третьих лиц.

В силу ст. 1486 ГК РФ, «правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался». Для целей данной нормы законом также установлено, что под использованием понимается использование товарного знака правообладателем, лицензиатом или любым третьим лицом под контролем правообладателя.

Недавно в российской судебной практике (на уровне Президиума Суда по интеллектуальным правам и Президиума Верховного суда) произошла существенная эволюция (а в чем-то даже небольшая революция) при применении положений закона о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Все началось с заседания Научно-Консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 29.06.2015 г., посвященного данному вопросу. Результаты этого заседания легли в основу Справки, утвержденной Постановлением Президиума СИП от 24.07.2015 г. № СП-23/20, а в последствии некоторые выводы были также включены в Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденный Президиумом Верховного суда РФ 23.09.2015.

Главные нововведения коснулись таких элементов института прекращения охраны товарного знака в связи с неиспользованием, как понятие «использования» товарного знака, понятие «контроля» правообладателя, а также «заинтересованности» третьего лица в прекращении правовой охраны товарного знака.

Постараемся кратко изложить основные новеллы.

Контроль воли

До недавнего времени суды часто отождествляли понятия «использование товарного знака лицензиатом» и «использование товарного знака под контролем правообладателя», что фактически приводило к невозможности для правообладателя доказать использование товарного знака в отсутствие зарегистрированного на территории РФ лицензионного договора или договора коммерческой концессии. Это, с одной стороны, ограничивало правообладателей в возможности распоряжения своим правом и его защиты и, с другой стороны, создавало почву для злоупотреблений со стороны третьих лиц, стремящихся получить в свое распоряжение известные бренды.

Между тем, как было справедливо отмечено Л.А. Новоселовой на заседании Научно-Консультативного совета СИП 29.06.2015, контроль в данном случае подразумевает, очевидно, контроль воли правообладателя, т.е. реальное согласие правообладателя на использование третьим лицом товарного знака, а не формальную реализацию такого согласия в виде зарегистрированного надлежащим образом договора. Из этого делается вывод о том, что контроль может осуществляться не только в рамках отношений по лицензионному или концессионному договору, но и в рамках отношений по другим видам договоров, и даже в отсутствие договорных отношений вовсе (например, при наличии между лицами корпоративных отношений). В то время как вопрос о законности использования товарного знака с точки зрения ст. 1490 ГК не должен иметь принципиальное значение для целей применения ст. 1486.

Такой подход был реализован в Справке СИП от 24.07.2015, согласно которой «для целей установления факта использования товарного знака под контролем правообладателя суду следует оценить все представленные доказательства в их совокупности и взаимосвязи и по результатам оценки этих доказательств определить, осуществлялось ли использование товарного знака иным лицом по воле правообладателя (согласие которого подтверждается документами, относящимися к периоду использования). При этом наличие или отсутствие дефектов оформления сделок между правообладателем и третьим лицом само по себе не дает основания для вывода об отсутствии контроля правообладателя».

В качестве частного случая выражения воли правообладателя приводится указание конкретного лица-пользователя в Таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности (в такой ситуации очевидно, что прямой договор между пользователем и правообладателем может и отсутствовать). Однако перечень ситуаций, в которых суды могут признавать использование под контролем, представляется явно открытым, что дает правообладателям достаточно широкие возможности по защите своих прав.

Так, например, автор статьи участвовал в рассмотрении судом дела, в рамках которого третье лицо пыталось прекратить правовую охрану известного товарного знака на основании ст. 1486 ГК. Особенность дела состояла в том, что ни правообладатель (иностранное лицо), ни даже его лицензиат в России не осуществляли введение в гражданский оборот товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком. Однако в реальности на территории РФ активно реализуются товары под этим товарным знаком, произведенные другим изготовителем за границей с согласия правообладателя и ввезенные в Россию независимыми импортерами.

Ключевую роль в подтверждении использования сыграл тот факт, что правообладатель является поставщиком основных составляющих готовой продукции для изготовителя, а сотрудники правообладателя непосредственно участвуют в производственном процессе у изготовителя, выполняя контрольные функции.

Все это, в сочетании с (а) наличием письменного подтверждения правоотношений между правообладателем и изготовителем по производству товара, (б) доказательствами наличия оригинального товара на полках российских магазинов и (в) отсутствием претензий правообладателя к независимым импортерам, было оценено судами первой и кассационной инстанций как достаточные основания для признания использования спорного товарного знака под контролем правообладателя.

Однако в подобных случаях следует учитывать, что одного лишь заявления правообладателя о своем согласии на использование товарного знака вряд ли будет достаточно суду для подтверждения использования. Следует предпринять все возможные шаги для сбора доказательств, подтверждающих отношения между правообладателем и изготовителем продукции, контроль правообладателя за производственным процессом (например, письменные объяснения работников), фактическое введение в гражданский оборот на территории РФ оригинального товара (таможенные декларации, кассовые чеки, образцы продукции, объяснения импортеров и продавцов, т.п.).

Использование использованию рознь

Как известно, способы использования товарного знака установлены пунктом 2 ст. 1484 ГК РФ, который содержит достаточно широкий и разнообразный перечень подобных способов. Ранее в практике были нередки случаи, когда правообладателю достаточно было разместить небольшую рекламу товара на собственном сайте в сети Интернет или просто ввезти партию товара на территорию РФ, чтобы доказать использование товарного знака и тем самым избежать прекращение его правовой охраны, даже в случаях, когда фактически товар до потребителя не доходил. Такой подход мог привести к злоупотреблениям, на этот раз со стороны правообладателей.

В связи с этим, СИП, а затем и ВС РФ фактически дали новую жизнь положениям ст. 1486 ГК, согласно которым для целей данной статьи использование признается только в том случае, когда оно связано с непосредственным введением товаров/услуг в гражданский оборот на территории РФ. В Обзоре ВС РФ от 23.09.2015 прямо указано на то, что таким введением в оборот является доведение товара или услуги до конечного потребителя. Следовательно, не всякое использование товарного знака, предусмотренное пунктом 2 ст. 1484 ГК может помочь в его защите от прекращения правовой охраны в связи с неиспользованием, что необходимо учитывать при выстраивании правовой позиции по соответствующим делам.

Лицо с законным интересом

Даже если товарный знак очевидно не используется правообладателем, далеко не всякое третье лицо может потребовать прекращение его правовой охраны, поскольку закон однозначно устанавливает возможность предъявления таких требований только заинтересованным лицом.

На практике довольно часто возникает вопрос, как определить заинтересованность лица в прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку это является одним из ключевых элементов доказывания в спорах по ст. 1486 ГК РФ.

СИП предложил несколько элементов, из которых в данном случае складывается заинтересованность (доказанность обоих обязательна):

1. Лицо может быть признано заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, если оно является производителем однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Производителем в данном контексте может быть также признано лицо, которое хотя само не осуществляет производственной деятельности, является аффилированным с производителем лицом, либо привлекло для производства профессионального управляющего (очевидно, речь идет в том числе об отношениях по договору производственного подряда).

По мнению автора, данный элемент только тогда можно считать доказанным, когда суду представлены не только доказательства наличия у истца производственных мощностей, разрешений, договоров и т.д., необходимых для производства, но и доказательства реального введения в гражданский оборот соответствующих товаров/работ/услуг.

2. Лицо может быть признано заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, если оно имеет реальное намерение использовать оспариваемый товарный знак в своей деятельности. СИП указывает на то, что доказательством в этой части может служить, например, заявка о регистрации тождественного или сходного до степени смешения товарного знака, поданная истцом в Роспатент до подачи иска в суд. СИП отмечает, что подача заявки сама по себе не свидетельствует о заинтересованности, однако не отвечает однозначно на вопрос о том, является ли поданная заявка сама по себе достаточным доказательством намерения использовать спорный товарный знак.

По мнению автора данной статьи, одна заявка вряд ли может служить достаточным обоснованием такого намерения. В практике есть случаи, когда суд признавал достаточным доказательством намерения не только поданную заявку, но и материалы, подтверждающие подготовку истца к производству соответствующих товаров, выполнению работ или оказанию услуг (см., например, дело СИП-681/2014) и такой подход представляется более правильным, т.к. позволяет оценить степень не только формальной, но и реальной заинтересованности истца в введении в гражданский оборот товаров/работ/услуг под спорным обозначением.

Такой подход в какой-то степени подтверждает Верховный суд в Обзоре от 23.09.2015 г., указывая на то, что «подача истцом заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака или сходного с ним товарного знака в отсутствие иных доказательств реального намерения использовать товарный знак само по себе не является основанием досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием в соответствии с положениями ст. 1486 ГК РФ». Однако пока автору не известны случаи систематического применения судами такого подхода. Остается только надеяться, что практика пойдет по этому пути, что позволит в значительной степени защитить правообладателей от злоупотреблений со стороны третьих лиц. Пока можно констатировать, что при наличии первого элемента заинтересованности для подтверждения второго достаточно предоставить суду заявку на регистрацию товарного знака.

ИТОГ

В итоге можно отметить позитивное влияние Суда по интеллектуальным правам на практику применения ст. 1486 ГК. По мнению автора, уход от формального отношения к обстоятельствам использования/неиспользования, повышение значения воли правообладателя, а также необходимость более глубокого анализа ситуации на рынке и заинтересованности истца, позволяет усилить состязательность процесса, что дает возможность сторонам спора более эффективно защищать свои интересы, а суду – лучше балансировать интересы гражданского оборота. Такой подход судов к решению проблемных вопросов в целом (не только в сфере интеллектуальных прав) – один из наиболее верных способов улучшения инвестиционного климата в России.

P.S. Автор отметил лишь некоторые, наиболее важные моменты развития практики по ст. 1486 ГК. Для получения более полного представления рекомендуется изучить документы по ссылкам, приведенным выше.