ВВЕДЕНИЕ
Автор статьи хотел бы поделиться одной из проблем, с которой он столкнулся в общении с таможенными органами относительно импорта товара, маркированного товарными знаками клиента.
Необычность ситуации связана с тем, что в данном случае речь идет о законном производстве товаров под одним и тем же знаком разными производителями в разных странах.
ФАКТОЛОГИЯ
Организация – крупный производитель продовольственных товаров (далее для простоты – «Компания») некоторое время назад приобрела достаточно известный товарный знак (далее для простоты – «Товарный знак») в некоторых (но не во всех) странах, в которых Товарный знак был зарегистрирован, в т.ч. в России. При этом, в других странах (в т.ч. во многих странах Европы) Товарный знак остался принадлежать другому, также достаточно крупному, производителю (далее для простоты – «Другой производитель»).
В итоге, сложилась ситуация, когда один и тот же известный во всем мире товарный знак используется двумя разными компаниями в разных странах на законных основаниях.
В конце 2014 г. товар, маркированный Товарным знаком и произведенный Другим производителем, был представлен для таможенного оформления по процедуре выпуска для свободного обращения на один из российских таможенных постов.
Таможенный орган, располагая информацией о регистрации Товарного знака в России, проинформировал об этом Компанию и предложил дать свои комментарии.
Компания, рассмотрев представленные материалы, уведомила таможенный орган о том, что ни производитель, ни импортер представленного товара не получали согласия на использование Товарного знака в РФ, в связи с чем данный товар является контрафактным и не подлежит выпуску в свободное обращение.
Однако таможенный орган не согласился с доводами Компании, ответив следующее:
В результате, товар был разрешен к выпуску в свободное обращение.
Таким образом, логика таможенного органа заключается в том, что:
– данную ситуацию необходимо рассматривать через призму «параллельного импорта»;
– законное размещение Товарного знака на товаре в стране происхождения автоматически позволяет осуществлять ввоз и распоряжение данным товаром на территории РФ, вне зависимости от того, кто является в РФ правообладателем;
– соответственно, у таможенного органа нет возможности запретить выпуск товара в свободное обращение.
ТАМОЖНЯ ДАЕТ «ДОБРО»
Чтобы правильно оценить доводы таможенного органа, необходимо для начала понять суть проблемы «параллельного импорта» и роль ФТС в создании или разрешении данной проблемы.
В силу ст. 1484 ГК РФ, ввоз товаров с размещенным на них товарным знаком является самостоятельной формой использования данного товарного знака. При этом, никто не вправе использовать товарный знак без согласия правообладателя, а использование товарного знака без согласия правообладателя признается незаконным. Товары с незаконно нанесенными на них товарными знаками признаются контрафактными (ст. 1515 ГК РФ).
На данный момент такая позиция достаточно устойчиво поддержана судами1.
На основании ст. 1252 Гражданского кодекса РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации может осуществляться путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения2.
Из всего вышесказанного следует, что в случае ввоза товара, маркированного Товарным знаком, на территорию РФ без согласия правообладателя, является одной из форм незаконного использования Товарного знака и влечет право правообладателя предпринимать различные меры защиты своего права, в т.ч. требовать запрета на ввоз указанных товаров на территорию РФ.
При этом, органами, осуществляющими защиту прав на объекты интеллектуальной собственности в РФ, являются, в том числе, таможенные органы (ст. 328 ТК ТС, ст. 305 ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»).
Законом также предусмотрена административная ответственность за незаконное использование товарного знака с санкцией в виде штрафа и конфискации предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака (ст. 14.10 КоАП).
Тем не менее, большинство таможенных органов (хотя и не все), вплоть до центрального аппарата ФТС, придерживаются иной точки зрения, которая базируется на употреблении в ст. 1515 ГК фразы «с незаконно нанесенными на них товарными знаками». По мнению таможни, если товарный знак нанесен на товар законно (даже за пределами РФ), то такой товар не может быть признан контрафактным в смысле ст. 1515 ГК.
Кроме того, таможня часто принимает во внимание положения ст. 1487 ГК, согласно которой не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.
Из этого таможня делает три вывода:
Ввоз на территорию РФ товаров с законно размещенными на них товарными знаками (пусть и без согласия правообладателя) не образует состава административного правонарушения по ст. 14.10 КоАП, из чего логически вытекает, что
У таможни отсутствуют основания для применения запрета на ввоз подобных товаров в РФ.
Товар введен в гражданский оборот правообладателем, а значит, его распространение не может нарушить прав и законных интересов в отношении размещенного на нем товарного знака.
Между тем, используя подобную логику, таможенные органы игнорируют сразу несколько обстоятельств:
Ст. 14.10 КоАП предусматривает ответственность за незаконное использование товарного знака, а не за производство и реализацию контрафактной продукции. Как уже было сказано выше, ввоз товара с размещенным на нем товарным знаком является самостоятельным способом использования, для которого требуется самостоятельное согласие правообладателя.
Возможности таможенных органов при осуществлении защиты прав на товарные знаки не ограничиваются применением ст. 14.10 КоАП.
Из буквального толкования ст. 1487 следует установление в России национального принципа исчерпания прав. Это означает, что в случае введения товара в гражданский оборот за пределами РФ (пусть и правообладателем или с его согласия), ст. 1487 не применяется.
Более того, если вернуться к конкретной рассматриваемой ситуации, то здесь добавляется еще один крайне важный фактор: товар введен в гражданский оборот за пределами РФ не правообладателем с точки зрения России, а совершенно иным лицом (даже не аффилированным с российским правообладателем).
Поскольку российские таможенные органы осуществляют защиту прав и законных интересов правообладателей на территории РФ, то для них товар другого производителя, маркированный Товарным знаком, должен представляться не иначе, как контрафактным, а речи о «параллельном импорте» в принципе быть не должно.
ПОИСК ИСТИНЫ
Дискуссия о подходе к «параллельному импорту» и принципу исчерпания прав в России идет не один год, и пересказать ее суть в рамках данного сообщения (даже вкратце) не представляется никакой возможности.
Причем даже среди сторонников полного разрешения «параллельного импорта» и введения международного принципа исчерпания прав можно выделить несколько направлений, среди которых:
– «радикальное» (немедленное снятие всех таможенных барьеров, введение международного принципа исчерпания прав и предоставление правообладателям возможности самим выявлять контрафакт и бороться с ним гражданско-правовыми средствами) (такой точки зрения придерживается, в частности, А.Ю. Иванов);
– «умеренное» (введение международного принципа исчерпания прав при условии создания в России более эффективных механизмов компенсации ущерба правообладателей в случае импорта контрафактной продукции, таких как страхование ответственности импортера) (такой подход озвучен, в частности, А.В. Семенов).
Если принимать во внимание тот факт, что товарный знак – это все-таки средство индивидуализации товара, а не инструмент разграничения правообладателем рынков сбыта, «умеренная» точка зрения заслуживает внимания, с той лишь оговоркой, что, помимо дополнительных средств компенсации ущерба правообладателю, следует также выработать эффективные способы привлечения импортеров (равно как и других нарушителей прав на объекты интеллектуальной собственности) к ответственности. Например, путем привлечения к субсидиарной ответственности должностных лиц и конечных собственников организаций-нарушителей с применением концепции «снятия корпоративной вуали».
По мнению автора, только при таких условиях, можно говорить о возможности ослабления таможенного контроля без существенного ущерба для интересов правообладателей.
При этом, пока обсуждение продолжается, представляется очевидным, что действующее законодательство однозначно устанавливает национальный принцип исчерпания прав и запрет «параллельного импорта», что неоднократно подтверждено судами. Поэтому позиция ФТС по данному вопросу представляется абсолютно необоснованной и фактически является злоупотреблением таможенными органами своими возможностями.
Более того, как уже отмечалось выше, в рассматриваемой ситуации речь идет об импорте контрафактной продукции, а не о «параллельном импорте», что только добавляет необоснованности и нелогичности действиям таможенного органа по выпуску товаров в свободное обращение, который, по всей вероятности, просто не захотел ввязываться в спор с импортером.
ИТОГ
С учетом всего сказанного выше, автор рекомендовал клиенту обжаловать действия таможенного органа в арбитражном суде, с отдельным требованием о применении обеспечительных мер в виде ареста контрафактного товара (на случай, если товар еще не покинул склад ответственного хранения).
На момент написания данного сообщения суд удовлетворил ходатайство о применении обеспечительных мер, что, вне зависимости от фактического количества арестованного товара, вселяет осторожный оптимизм в отношении позиции суда по данному делу.
Остается надеяться, что, в случае положительного решения суда, это поможет «открыть глаза» если не всем таможенным органам, то, по крайней мере, их отдельным работникам и хоть немного упорядочить правоприменительную практику.
1 См. Определение ВАС РФ от 8 августа 2012 г. № ВАС-681/12 по делу № А40-78553/2011; Постановление Президиума ВАС РФ от 26 июня 2012 г. № 2384/12 по делу № А40-146649/10-19-1260; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13.08.2014 № С01-769/2014 по делу № А51-32897/2013.
2 См. Определение ВАС РФ от 13 сентября 2012 г. № ВАС-11599/12 по делу № А56-31546/2011; Определение ВАС РФ от 7 августа 2012 г. № ВАС-621/12 по делу № А40-75473/11; Определение ВАС РФ от 28 июня 2012 г. № ВАС-5318/11 по делу № А40-60322/10-12-360.